안녕하세요!
정리하는 남자입니다.
최근 해외 특허 출원하는 부분에 대해 알아볼 기회가 있었는데요,
완전히 처음 접하다보니까 답답한 부분이 많더라고요.
저와 비슷한 답답함을 겪고 계신 분들을 위해 해외 출원과 관련된 중요 부분들만
쉽게 한번 정리를 해볼까 합니다.
모두들 재미있게 봐주세요.!
일반적인 특허 등록 절차
일반적인 특허 등록의 절차는 아래아 같습니다.
출원 → 심사 → 등록으로 이루어지게 되는 것인데요, 특허를 출원했다는 것은 특허를 등록했다는 것과 다릅니다. 지식재산권으로 인정을 받는다는 것은 특허등록했다는 것이고 특허등록은 특허심사를 통과한 이후 이루어집니다. 반면 특허출원은 특허 등록을 시키기 위해 특허심사를 받아야 하는데 그 심사를 받기 위해 필요한 각종 자료들을 특허청에 제출하는 첫번째 관문에 지나지 않는다고 보시면 됩니다.
출원 (Filing) → 심사 ( Examination) → 등록 (Registration)
그래서 어떠한 기업의 지식재산권 현황을 보고자 한다면 특허출원 리스트가 아닌, 특허등록 항목들을 보는것이 타당하며, 특허출원 리스트라 하더라도 전문가의 자문을 통해 특허로 등록될 가능성이 있을지를 파악해 보는 것이 중요할 것으로 생각됩니다.
정리)
1. 지식재산권으로 인정 받았다는 것은 특허등록을 했다는 것.
2. 특허출원이란 특허등록 과정 중 특허청에 심사 자료를 제출하는 첫번째 관문이라 볼 수 있음.
3. 기업에서 지식재산권 현황에서 가치를 인정해야하는 것은 특허출원 항목이 아닌 특허등록 항목이며, 특허출원 항목의 경우에는 향후 특허등록될 수 있는 가능성이 있는 항목들이 중요
해외 특허 출원의 종류
해외로의 특허 출원 방법은 크게 두 가지 방법이 있습니다.
하나는 개별 국가별 직접 출원, 또 다른 하나는 PCT 국제출원입니다. 특허는 특허를 등록한 해당 국가에서만 특허권으로 인정을 받을 수 있습니다. 어떠한 국가에서의 특허권을 획득하길 원한다면 각 해당 국가마다 특허 출원 신청을 하여 심사받고 등록받아야 하는 것입니다.
국가별 직접출원이란, 특허 등록을 원하는 국가마다 각 국가 특허청에 특허 출원을 하고 심사를 받는 것입니다. 만약 미국, 일본, 중국에 특허출원을 원한다면 미국, 일본, 중국 세 국가의 특허청마다 각 나라 언어로된 특허 출원에 필요한 자료들을 번역 작성하여 제출하고 국가별로 심사를 받아 지식재산권으로 승인받으시면 됩니다. 우선권 관점에서 국가별 직접 출원을 '파리조약에 따른 국가별 해외출원'이라고도 합니다. (우선권은 뒤에서 설명 이어지니 그냥 쭉 읽어주시면 됩니다!)
한편, PCT 국제출원에서 PCT란 Patent Cooperation Treaty의 약자로 특허협력조약을 의미하는데요, 스위스 제네바 소재의 UN 특별기구인 국제 지식재산권 기구(WIPO)에서 각 국가별로 특허출원일자를 인정해주는 제도를 말합니다. (무슨 소린지 모르시겠죠? 뒤에서 설명 이어지니 걱정하마세요!)
PCT 국제출원이 개별 국가 특허출원과 다른점은 국가별 특허출원을 하기 전에 중간에 PCT에서 지정한 기관에 먼저 해당 발명에 대한 출원신청을 하는 절차가 추가된다는 점입니다. 원하는 개별 국가별로 직접 심사에 필요한 서류를 제출하여 심사를 받아 특허 등록하는 것은 두 가지 출원 방식 모두 동일하게 거쳐야 하는 과정인데, PCT국제출원의 경우 타국에 대한 출원 신청을 PCT 지정기관에서 위탁해 진행하는 것으로 이해하시면 편합니다.
정리)
1. 해외특허 출원의 방법 1) 개별국가 직접 출원 2) PCT 국제출원
2. 개별국가 직접출원 : 각 국가마다 해당국가의 언어로 출원 서류를 제출하여 심사받고 등록 받는 것
2. PCT 국제출원 : 먼저 PCT 수리관에 특허 출원하고 이후 각 국가별로 출원서류 번역문을 제출하여 심사받고 등록 받는 것
우선권이란?
우선권이란 동일 발명에 대해 우선적으로 특허를 심사받을 수 있는 권리를 주장할 수 있는 것이라 이해하시면 됩니다.
A가 어떠한 발명에 대한 최초 발견자로 해당 발명을 미국에서 특허를 등록하였는데 얼마 후 B가 동일한 특허를 베껴서 중국에서 특허 출원을 했다고 하겠습니다. 각 국가에서의 특허 인정은 각 국가별로 특허 신청을 해야한다고 말씀드렸죠. A는 억울할 겁니다. 본인의 발명을 중국이란 국가에서 B라는 사람이 그대로 갖다가 출원을 해서 심사를 받게되는 상황이니까요. 그런데 B도 할말은 있습니다. 그렇다면 진작에 중국에도 특허 출원하지 왜 지지부진하고 있다가 권리만 주장하느냐. 라고 말이죠.
이렇듯 우선권제도는 출원인이 동일발명을 여러 국가에 출원할때 걸리는 시간적인 부분 또는 언어와 법률상의 차이로 겪는 곤란함으로부터 선출원자(A)의 지위를 보호하기 위한 취지에서 마련된 제도인 것입니다.
위에서 PCT 국제출원은 각 국가 개별출원 보다 PCT 수리관청에 특허 출원을 먼저 진행해야하는 추가 단계가 포함된다고 말씀드렸는데요, 굳이? 왜 추가 단계를 거치는 방식이 존재하지? 라고 의아해할 수 있으셨을 텐데 바로 이 '우선권' 확보를 위해 추가된 절차라고 이해하시면 됩니다. 그렇다면 이제부터 PCT 국제출원과 각 국가 직접출원(=파리조약에 따른 국가별 해외출원)에 대해 알아볼 준비가 되었습니다.!
정리)
- 우선권이란 : 동일 발명을 여러 국가에 출원할때 걸리는 시간적인 부분과, 언어 상의 상이성, 국가간 법률상의 차이로 겪는 곤란함으로부터 먼저 출원한 자의 권리를 보호하기 위한 제도에 해당.
파리조약에 따른 국가별 해외출원 (각 국가 직접 출원)
A는 어떠한 발명에 대해 미국에 특허 출원을 했습니다.
그런데 B가 얼마 후 중국에서 동일 발명을 그대로 특허 출원 하고자 하는 상황인데요. 하지만 이제는 걱정할 필요없습니다. 우선권을 주장할 수 있으니까요.
최초 특허 출원 국가인 미국의 출원일로부터 1년 이내에 파리조약으로 체결된 국가에 출원을 할 경우, 해당 국가의 출원일을 미국의 출원일로 할 수 있는 우선권을 갖습니다. 즉 A가 미국 특허 출원 이후 1년 내에만 중국에 특허출원을 하면 그 사이에 동일 발명에 대해 B가 먼저 중국에 특허 출원을 했다고하더라도 A가 중국에 특허 출원한 일자는 미국에 출원한 일자로 변경 적용되며 중국에서도 A가 먼저 특허 출원한 권리를 갖게 되어 심사받을 수 있는 것이죠.
지식재산권은 국제적으로 다양한 조약들이 체결되어 있다고 하는데요, 그중 대표적인 것이 파리 조약이며, 파리 조약은 조약을 맺은 국가간에 '우선권 주장 제도'를 규정하고 있습니다. 특허출원 및 실용신안등록 출원은 1년 이내, 상표 및 디자인 등록 출원인은 6개월 이내에 파리 조약에 가입한 타국에 출원을 하면, 먼저 출원한 선출원 국가의 출원일을 출원일로 적용하여 심사를 받을 수 있게 되는 것입니다. 참고로 파리조약으로 체결된 국가들은 미국, 중국 뿐만이 아니라 200여개 국가 수준으로 많은 나라들이 체결되어 있습니다.
여기에서 포인트는,
해외 어느 한 국가로 최초 출원을 할 경우 출원 서류 등을 준비하여 특허 출원하며 됩니다만, 만약 멀티 국가로 출원을 시차를 두고 추가로 하고 싶을 경우에는 이 '우선권'이라는 권리를 확보하는 것이 본인 발명에 대한 지식재산권 확보를 위해 중요한 문제로 대두되며 이를 위해 파리조약이 생겨났고, 파리국가로 가입된 국가들로 출원할 경우에는 선출원 국가의 출원일로부터 1년 이내의 타국 출원을 해야만 우선권을 보장받을 수 있어서 이 1년이라는 기간이 중요해 진다는 것입니다. 아래에서 12개월에 주목해주시고, '국내특허출원'에서 국내는 꼭 한국을 가르키는 것이 아닌 파리조약에 가입한 타국가가 될 수도 있습니다.
정리)
1. 어떠한 발명을 어느 하나의 국가에 최초 출원하고자 하는 것은 큰 문제가 안됨. 그냥 출원 신청해서 심사받으면 됨.
2. 그런데 문제는 두개 국 이상의 국가에 출원 시차를 두고 출원하고자 할 경우 임.
- 최초 발명자가 어떤 국가에 선출원 했다고해도 다른 누군가가 그 발명을 가로채서 또 다른 국가에 먼저 출원을 하면 해당 국가에서 발명을 빼앗길 수 있기 때문.
- 이를 해결하기 위해서는 우선권을 확보해야함. 우선권이란 선출원 국가의 출원일로 소급적용할 수 있는 권리이므로.
- 그런데 이 우선권을 확보하기 위해서는 선출원 국가의 출원일 기준 1년 이내에 타국에 출원신청을 해야만함. 반대로 1년이 경과후에 타국에 추가 출원을 한다면 선출원한 국가의 출원일로 추가 타국의 출원일을 갈음할 수 없음.
- 한편 이렇게 우선권을 확보할 수 있도록 제도적으로 연맹을 맺은 국가들은 파리조약에 가입한 국가들에 해당함.
즉 파리조약에 가입한 국가간에는 선출원 국가의 출원일로부터 1년 이내로 타국가에 출원시 출원일을 선출원 국가의 출원일로 갈음해달라는 권리를 주장할 수 있음.
파리조약에 따른 해외 직접출원의 애로사항
우선권을 주장할 수 있는 파리조약에 따른 각 국가별 해외 직접출원. 굉장히 유용하다고 생각하지 않나요?
하지만 기업들 입장에서는 조금 애로사항이 있을 수 있습니다. 각 국가별 직접 특허 출원은 위에서 말씀드린것처럼 선출원 국가의 출원일로부터 1년 이내에 타국 출원을 해야만 우선권을 보장받을 수 있는데요(=출원일을 선출원 국가의 출원일로 인정 받을 수 있는데요), 기업 입장에서 현실적으로 1년이란 기간은 너무 짧을 수 있기 때문입니다.
통상 사업을 진행하면서 추가로 어떠한 국가에 추가 특허 등록을 할 필요가 있을지 파악하게 될텐데요, 이를 파악하기에 1년이란 시간은 사업기간 상 너무 짧을 수 있다고 합니다. 실제로 그래서 1년이 경과한 이후에 추가 타국에 특허를 출원하는 경우가 빈번하다고 합니다. 더불어 1년 이내에 만약 세 개 이상의 국가에 추가로 특허 출원을 할 상황이 생긴다면 출원하는데에 많은 비용이 들게 되는데 1년 안에 초기 비용이 너무 큰 부담이 된다는 단점으로 지적되기도 합니다.
이러한 문제를 제도적으로 개선해보기 위해 나온 해외출원 방법이 바로 'PCT 국제출원' 입니다. PCT 국제출원의 핵심은 '우선권'주장에 대한 기존 파리조약 해외출원이 갖는 실질적인 애로사항(짧은 기간과 높은 비용)을 개선하기 위해 나온 방식입니다.
PCT 국제출원
앞서 PCT란 Patent Cooperation Treaty의 약자로 특허협력조약을 의미하고, 스위스 제네바 소재의 UN 특별기구인 국제 지식재산권 기구(WIPO)에서 각 국가별로 특허출원일자를 인정해주는 제도라 말씀드렸죠. 이제 이해를 한번 해보겠습니다.
PCT라는 특허협력조약 가입 국들도 파리조약 가입국처럼 굉장히 많은 국가들이 있는데요, PCT 가입국들간에는 국가별 직접 특허 출원을 하기전에 PCT 수리관청에다가 쉽게 말해 약식정도로 PCT 국제출원을 한다면 이후 출원할 타국들에 대한 출원일을 PCT 국제출원의 출원일로 인정받을 수 있는 제도입니다.
만약 A가 김밥기계를 발명하여 이를 미국에 특허 출원을 하였습니다. 다른 사람이 동일 발명으로 타국에 특허 출원 하는 것이 우려되어 A는 여러개의 타국에도 특허 출원을 하고 싶었지만 현실적으로 특허 출원 비용에 대한 부담을 느꼈고, 자원 사용의 우선순위 상 꼭 필요하다고 판단되는 타국에 특허 출원을 하는 것이 맞음에도 명확한 타겟 국가를 아직 선별하지 못한 상황이라 난처 상황에 속해 있었죠. 그렇게 우선권을 부여받을 수 있는 시간은 빠르게 흐르고 있었습니다 (미국 출원일 기준 1년 이내에 타국 신청을 해야만 파리조약 가입국간에 우선권 확보 가능하다 말씀드렸죠?)
그래서 A는 PCT 국제출원을 결심하게 됩니다.
일단 PCT 수리관청에 PCT 국제출원을 위해 필요한 관련 서류를 갖추고 제출하여서 출원하였다면 선출원 국가의 출원일 기준으로 30개월 안에만 타국 특허 심사를 위한 심사 관련 서류를 번역본으로 제출 한다면 타국의 특허출원일을 PCT 국제출원일로 인정받을 수 있게 됩니다.
즉 1년 안에 우선권 인정을 위해 특허를 추가로 출원할 타국을 정해야하는 부담감, 그리고 그로 인해 들어가는 초기비용들이 30개월로 이연된 것입니다. 이로인해 A는 기존 1년에서 2년 6개월이라는 기간동안으로 사업을 진행하며 추가 특허 등록이 필요한 국가를 좀 더 면밀하게 검토하여 특허 비용을 우선순위에 맞게 사용할 수 있고, 30개월이라는 시간이 주어졌으므로 그 기간내에 중국, 유럽 각국 등 원하는 국가가 발생할 때마다 순차적으로 비용을 나누어 집행하여 기업 입장에서는 부담을 줄일 수 있습니다.
물론 PCT 국제출원이라는 단계가 추가됨에따라 여기에 발생되는 비용이 추가로 발생되므로 총 부담해야할 금액은 클 수 있겠지만, 그래도 보다 사업적인 검토를 한 후 출원한 국가를 결정할 수 있다는 점과 비용을 2년 6개월 내에 나누어서 집행할 수 있다는 점이 장점이라 할 수 있겠습니다.
또 다른 장점은, PCT 국제출원을 할 경우, PCT 출원에 대한 사실을 공식적으로 알수 있게 되는데요, 국제 공개 번호가 부여되고 공개된 정보에 대해 PDF로 받을 수도 있다고 합니다. 이것이 유용한 이유는 통상 수출하고자 할떄에는 수출하는 국가에 특허권이 필요한데, PCT 출원을 통해 국제공개가 된 경우에는 비록 해당 국가에 출원을 신청한 것은 아니지만 PCT 특허 등록이 된 상태만으로 수출계약이 성사되기도 하기 때문입니다. 보통 수출계약이 성사되면 우선적으로 해당 국가에 특허 심사를 진행하는 것이 일반적인 패턴이라고 하네요.
위에서 PCT 국제출원이 소위 약식으로 자료를 준비해도 되므로 편리하다고 말씀드렸었는데요, 실제로 PCT 국제출원을 하는 단계에서는 각 개별국가의 언어로된 번역문을 일일이 준비하지 않아도 됩니다. 간단히 PCT 출원만으로 여러 국가에 대한 출원일을 선출원일로 인정받게 된 샘인 것이죠.
참고로 PCT 국제출원은 단지 국가별 우선권을 부여받기 위한 절차에 불과하지, PCT 국제출원 이후 일정기간내에 출원을 하고자 하는 각 국가별로 번역서류를 제출하고 심사를 받아야 한다는 점은 마찬가지로 진행해야 한다는 점을 유념해주세요
중요한 것은 기간에 주목하자.
PCT 국제 출원의 경우 최초 선출원 국가의 출원일 기준으로 1년 이내에 이내에 PCT 국제출원을 하면 선출원일 기준 30개월 이내에 타국가 심사자료 제출시(=국내단계진입) 우선권을 확보할 수 있다는 것을 기억해주세요. 즉, 30개월 직전에 국내단계에 진입한다하더라도 출원일은 최초 선출원 국가의 출원일로 인정되는 것이죠. 그림으로 정리하면 아래와 같습니다. '국내특허출원'에서 국내는 꼭 한국을 가르키는 것이 아닌 파리조약에 가입한 타국가가 될 수도 있습니다.
PCT 국제출원 - 국내단계진입 국제단계
PCT 국제출원에 있어서 집고 넘어갈 필요가 있는 용어가 있습니다. 바로 국내단계 진입과 국제출원 단계인데요, 국내단계라고 한국에서 출원을 하는 단계 이런 개념은 아니고 PCT 국제출원을 하는 단계까지를 '국제출원 단계'로 지칭. 이후 원하는 국가로 직접 심사 관련 번역문을 제출하는 단계부터를 '국내 단계 진입(National phase entered in 국가명)'이라 지칭합니다.
구체적으로 해외 각국 개별출원과 PCT 국제출원의 절차를 가져와 보면 아래와 같으니 참고 바랍니다.
PCT 국제출원에서 수리관청은 가령 한국사람이 해외 미국, 일본, 중국에 특허를 받고자 대한민국 특허청에 PCT 국제출원서를 접수시켰다면 수리관청은 한국특허청이되며, 지정관청은 해외 출원을 원하는 지정국가의 특허청 즉 미국, 일본, 중국의 특허청이 됩니다.
출처
1. http://newip.biz/board/index.php?type=view&boardkind=41&index=1431&page=3
2. 특허고객상담센터 FAQ
3. http://www.newip.biz/foreign_apply/pctintern_clist.php
4. https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200122
5. http://hanyanglaw.com/board/bbs_list.asp?BoardID=3&mnuKind=%ED%95%B4%EC%99%B8%EC%B6%9C%EC%9B%90%28%ED%8A%B9%ED%97%88%2C%EC%8B%A4%EC%9A%A9%29&SeqNo=3
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